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外国出願をしないリスク

三谷拓也 | 2020/02/23
外国出願の目的の一つは、外国で特許権を取得することです。
もう一つの目的はリスクヘッジですが、こちらについてはあまり認識されていないようです。

外国特許を取得する必要がない場合でも、外国出願をしておくことには意味があります。
日本語でしか公開されていない発明は、外国の特許審査で十分に把握されず、他社に同一発明や改良発明の外国特許を取得されることがあるからです。
以下では、外国出願をしない場合に起こり得るリスクと、発明を英語の特許文献として公開する意味について説明します。

本記事の前提として、
・特許審査は国ごとに行われ、特許権は国ごとに成立する。
・特許審査は、過去の技術を記載する先行文献(特に特許文献)と出願された発明を比較参照することで行われる。
・外国語の先行文献も特許審査の対象になり得るが、審査官がその存在や技術内容を十分に把握できないことがある。
・特許権は、その特許出願より前に公開された同内容の発明を記載する先行文献があとから見つかったときには、無効になることがある。
・特許出願を審査してこれを拒絶するのは容易だが、いったん成立した特許権を後から無効にするのはハードルが高い。
・特許権を無効にするには、第三者が無効化のための申請手続をしなければならない。特許庁が自ら特許権を無効化することはない。
という背景事情があります(外国出願をする国の選び方についてはこちら)。


たとえば、日本のS社において、発明a1がなされたとします。
S社は日本で特許出願し、発明a1について特許権PS(日本特許)を取得したとします。
S社は外国での特許権は不要と考えたため、発明a1について外国出願はしていません。
発明a1を記載する特許明細書SJ(日本語)は公開されますので(公知化)、発明a1だけでなく発明a1に似た発明について他者は特許権を取得することはできません。
 
以上は、原則論です。

同一発明の外国特許


後日、B国(日本以外)のT社は、なんらかの方法で発明a1を知ったとします。
T社は発明a1についてB国に特許出願し、特許権PT1(発明a1のB国特許)を取得する可能性があります。
B国審査官は、本来、特許明細書SJ(日本語)を根拠としてT社の特許出願(発明a1)を拒絶すべきです。
しかし、特許明細書SJが検索で見つからなかったり、機械翻訳だけでは技術的な内容を十分に把握できなかったりすると、特許権PT1が誤って成立してしまう可能性があります。
現在は、WIPOや各国特許庁のデータベース、機械翻訳などにより、日本語の特許文献も以前より発見・理解されやすくなっています。
それでも、英語文献と比べれば、検索語や翻訳精度による見落としのリスクは残ります。


特許権PT1(発明a1のB国特許)は、本来、成立してはいけない特許権(瑕疵(かし)のある特許権)です。
S社が特許明細書SJを先行文献として提示すれば特許権PT1は無効になります。
無効化のためには、S社は、特許明細書SJの内容についてB国の言語でB国特許庁に説明する必要があります。
このように、無効化のためには手間もコストもかかります(特許を無効にするための手続や考え方についてはこちら)。
特許明細書SJを根拠として無効化のためのアクションを起こさなければ、周りは特許権PT1(T社のB国特許)が有効であるという前提で行動せざるをえなくなります。

T社は、同様にして、B国だけでなく、C国、D国・・・にも外国出願している可能性があります。
こういう場合、無効化作業は大変になります。

改良発明の外国特許


更に難しいケースは、T社が、発明a1を知り、発明a1を少しだけ改良(改変)した発明a2を考えた場合です。
T社はB国で発明a2について特許出願し、特許権PT2(発明a2のB国特許)を取得する可能性があります。
B国審査官が特許明細書SJ(発明a1の日本語文献)の存在に気づかないので、特許権PT2(発明a2のB国特許)が成立してしまう可能性があることは、特許権PT1(発明a1のB国特許)と同様です。

特許権PT2が厄介なのは、S社が特許明細書SJを提示しても特許権PT2が無効になるとは限らないことです。
特許権PT2の対象である発明a2は、特許明細書SJに記載されている発明a1と同一ではありません。
特許権の成立を阻止するよりも、成立した特許権を潰す(無効化する)ほうがハードルが高くなります。
権利の安定性が揺らぐことは特許制度としては望ましくないため、特許権は簡単には無効化されません。
T社がB国で発明a2について特許権PT2を成立させてしまうと、特許権PT2は無効化すらできない「安定した特許権(瑕疵のない特許権)」になりかねません。

T社が、発明a1あるいは発明a2に基づいて海外市場を席巻してしまうと、S社の発明a1は日本限定のローカル技術になってしまうことも考えられます。

もし、S社が発明a1についてB国にも特許出願していれば、T社の発明a2はS社の特許明細書SB(発明a1のB国の公用語による特許文献)により「進歩性なし」として拒絶されていたかもしれません。
日本語の特許明細書SJも先行文献になり得ますが、特許明細書SBの方が、B国の審査官に発見・理解される可能性は高くなります。

世界の「公知水準」を引き上げる


S社は、外国の特許権を必要としなくても、発明a1について外国出願しておけば、上記のような将来リスクを軽減できます。
特に、発明a1を英訳し、米国、欧州またはPCTルートで特許出願しておくことは有効です。

発明a1の特許明細書SE(英語)は公開されます。
特許明細書SE(英語)と特許明細書SJ(日本語)の技術的内容は同じですが、英語を理解する多くの審査官に発見・理解してもらいやすくなる点に違いがあります。

T社により発明a1についてB国に特許出願されたとき、B国審査官が特許明細書SE(発明a1の英語版)を見つければ、特許権PT1の成立を阻止できる可能性が高まります。
英語で特許出願をすることにより、「特許権PT1が成立するリスク」と「特許権PT1の無効化に伴うコスト」の発生を抑えることができます。

同様に、T社が発明a2についてB国に特許出願した場合でも、B国審査官は、特許明細書SEに基づいて「進歩性なし」、すなわち、発明a2は発明a1と同一ではないものの、発明a1から容易に思いつくとして拒絶できる可能性があります。

発明a1を英語で出願することには、外国出願費用、特に英訳費用がかかります。
一方、発明a1と同一または類似する発明について、他者に外国特許を取得されるリスクや、それに対応する手間を減らす効果があります。

現在は、機械翻訳や多言語特許検索の性能が向上しており、日本語文献も外国審査で参照されやすくなっています。
とはいえ、技術用語や発明の微妙な相違まで正確に理解されるとは限りません。重要な発明を英語の特許文献として公開しておくことには、現在でも防衛的な意味があります。
外国語、特に英語で特許出願をすることにより、外国特許審査における「公知水準」を引き上げることができます。

上記のような効果を狙い、複数の日本語出願の内容をまとめて英語で特許出願することもあります(併合出願)。

テーマが異なる場合には単一性の問題があるため、外国特許を取得する予定がないのであれば、請求項を絞るなどして余計なコストがかからないようにします。
英語の特許文献として公開されれば、米国だけでなく、欧州、中国などの審査でも参照される可能性があります(実際に外国出願をするときに、パリルートとPCTルートのどちらを選ぶべきかについてはこちら)。
もしかしたら、将来、技術開示できればいいという程度の荒っぽい機械翻訳で保険的に外国出願をしておく、という実務が出てくるかもしれません。

外国出願は、外国特許を取得して市場を独占するためだけのものではありません。自社の発明を世界で参照される先行技術にし、他者による同一発明・改良発明の権利化を防ぐという「保険」の役割もあります。